Spółka Schweppes International jest właścicielem znaku towarowego „Schweppes” w Hiszpanii – państwie, w którym hiszpańska spółka Schweppes ma wyłączne prawo do korzystania z tego znaku towarowego. W 2014 r. spółka ta wniosła powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko Red Paralela ze względu na przywóz i wprowadzenie do obrotu w Hiszpanii butelek toniku oznaczonych znakiem towarowym „Schweppes” pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa. W państwie tym znak towarowy „Schweppes” posiada Coca - Cola, która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia.
Zdaniem spółki Schweppes powyższe czynności są niezgodne z prawem, przy uwzględnieniu że butelki toniku zostały wytworzone i wprowadzone do obrotu na rynku nie przez nią lub za jej zgodą, lecz przez Coca - Colę, która nie ma żadnego powiązania z grupą Orangina Schweppes. Spółka Schweppes podnosi, że przy uwzględnieniu identyczności rozpatrywanych oznaczeń i towarów, konsument nie może rozróżnić pochodzenia handlowego tych butelek. Red Paralela broni się przed tym powództwem, podnosząc wyczerpanie prawa do znaku towarowego wynikające z dorozumianej zgody odnoszącej się do towarów oznaczonych znakiem towarowym „Schweppes” pochodzących z państw członkowskich Unii, w których Coca - Cola jest właścicielem tego znaku towarowego. Red Paralela twierdzi ponadto, że bezspornie istnieją powiązania prawne i gospodarcze między Coca - Colą a Schweppes International w zakresie wspólnego korzystania z oznaczenia „Schweppes” w charakterze powszechnie znanego znaku towarowego.
W tym kontekście sąd gospodarczy w Barcelonie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o określenie, czy mając na względzie zachowanie spółki Schweppes i Coca - Coli po przeniesieniu terytorialnie ograniczonego prawa do znaku towarowego „Schweppes”, prawo Unii (art. 36 TFUE i dyrektywa 2008/95 o znakach towarowych) stoi na przeszkodzie powoływaniu się przez Schweppes na wyłączne prawo, z którego korzysta ona na mocy hiszpańskiego ustawodawstwa, w celu sprzeciwienia się przywozowi lub wprowadzaniu do obrotu w Hiszpanii towarów „Schweppes” pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa – państwa, w którym znak towarowy posiada Coca - Cola. Sąd hiszpański wskazał w szczególności, że Schweppes International wspierała – pomimo okoliczności, że jest właścicielem równolegle chronionych znaków towarowych jedynie w niektórych państwach członkowskich – globalny wizerunek znaku towarowego „Schweppes”.
Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej>>
W wyroku Trybunał stwierdził, że prawo Unii stoi na przeszkodzie temu, aby właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywozowi identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy, który należał początkowo do tego samego właściciela, jest odtąd w posiadaniu osoby trzeciej, która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu właściciel, sam lub koordynując swoją strategię dotyczącą znaku towarowego z tą osobą trzecią, nadal aktywnie i w sposób zamierzony wspiera jednolity i globalny wygląd lub wizerunek znaku towarowego, ustanawiając lub wzmacniając w ten sposób wprowadzenie danych odbiorców w błąd co do pochodzenia handlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym.
Trybunał przypomniał w tym względzie, że istotną funkcją znaku towarowego jest zapewnienie konsumentowi lub końcowemu użytkownikowi identyczności pochodzenia towaru oznaczonego znakiem towarowym, by umożliwić mu odróżnienie, bez ewentualnego wprowadzenia w błąd, owego towaru od towarów o innym pochodzeniu. Poprzez zachowanie, które skutkuje tym, że znak towarowy właściciela nie spełnia już zasadniczej funkcji w sposób niezależny na swoim terytorium, sam właściciel narusza ową funkcję, a nawet ją przeinacza. W konsekwencji nie może się on powołać na konieczność ochrony wspomnianej funkcji w celu sprzeciwienia się przywozowi identycznych towarów oznaczonych tym samym znakiem towarowym pochodzących z innego państwa członkowskiego, w którym ten znak towarowy jest odtąd w posiadaniu wspomnianej osoby trzeciej.
Ponadto Trybunał orzekł, że nawet w razie, gdyby właściciel nie wspierał jednolitego i globalnego wizerunku znaku towarowego, nie mógłby on sprzeciwić się przywozowi spornych towarów, gdy istnieją powiązania gospodarcze między nim a osobą trzecią w tym znaczeniu, że koordynują oni swoje polityki handlowe lub dokonują uzgodnień w celu łącznego kontrolowania używania znaku towarowego, w związku z czym mają oni możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, na których jest umieszczany znak towarowy, a także kontrolowania ich jakości.
Trybunał przypomniał, że zasadniczej funkcji znaku towarowego nie podważa bowiem wcale swoboda przywozu, gdy właściciel znaku towarowego w państwie przywozu i właściciel znaku towarowego w państwie wywozu są identyczni lub gdy, nawet jeśli są oni odrębnymi podmiotami, są powiązani gospodarczo. Takie powiązanie gospodarcze istnieje w szczególności, gdy dane towary zostały wprowadzone do obrotu przez licencjobiorcę lub przez spółkę dominującą lub spółkę zależną tej samej grupy lub też przez wyłącznego koncesjonariusza. We wszystkich tych sytuacjach właściciel lub podmiot, do którego należy właściciel, ma bowiem możliwość kontrolowania jakości towarów, na których umieszczono znak towarowy. Kryterium powiązania gospodarczego jest także spełnione, gdy po podziale praw do równolegle chronionych krajowych znaków towarowych związanym z terytorialnie ograniczonym przeniesieniem praw właściciele tych znaków towarowych koordynują politykę handlową lub dokonują uzgodnień w celu wspólnego kontrolowania używania wspomnianych znaków towarowych, w związku z czym mają oni możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, na których jest umieszczany znak towarowy, i kontrolowania ich jakości. Trybunał podkreślił, że umożliwienie takim właścicielom ochrony ich odpowiednich terytoriów przed równoległym przywozem tych towarów skutkowałoby bowiem wprowadzeniem barier na krajowych rynkach, co nie jest uzasadnione przedmiotem prawa do znaku towarowego i w szczególności nie jest niezbędne dla zachowania zasadniczej funkcji danych znaków towarowych.
Tak wynika z wyroku TSUE z 20.12.2017 r. w sprawie C-291/16 Schweppes SA przeciwko Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL.