Długa, ale skuteczna batalia Messiego o prawo do znaku

Lionel Messi wygrał przed Sądem Unii Europejskiej toczącą się od kilku lat batalię o możliwość rejestracji znaku towarowego, który brzmi dokładnie tak jak jego nazwisko. Potem Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że sława nazwiska przesądza o rozpoznawalności znaku towarowego. Pomimo wygranej Messiego, sprawa ta pokazuje trudności związane z koniecznością przedstawienia dowodów w takich sporach. Jak o nie zadbać - pisze Monika Gaczkowska z Wolf Theiss.

Leo Messi znany jest na całym świecie i to nie tylko kibicom piłkarskim. Najskuteczniejszy zawodnik w historii FC Barcelony i reprezentacji Argentyny na pokonanie właściciela znaku towarowego „MASSI" musiał jednak czekać aż dziewięć lat. Dopiero 17 wrześniu 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że sława nazwiska przesądza o rozpoznawalności znaku towarowego "MESSI". W efekcie na rynku mogą funkcjonować oba znaki i będą rozróżniane. Ta sprawa pokazuje jednak, że rozpoznawalne nazwiska z uwagi na swą atrakcyjność bardziej niż wszystkie inne, narażone są na różne próby zawłaszczenia. I choć uzyskanie monopolu na używanie nazwiska jako znaku towarowego może okazać się opłacalne, to nie zawsze jest możliwe. Doradcy Messiego byli jednak przekonani o tym, że powinien mieć on wyłączność na swoje nazwisko na oznaczanie sportowych produktów, ale na wygraną czekali kilka lat. 

Messiego zna cały świat, ale...

W 2011 roku Lionel Andrés Messi Cuccittini po raz drugi zdobył Złotą Piłkę FIFA i został najlepszym piłkarzem świata (według World Soccer). W sierpniu 2011 roku piłkarz wystąpił też do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację unijnego znaku towarowego „MESSI”, między innymi dla odzieży, obuwia oraz artykułów gimnastycznych i sportowych (w klasach 9, 25 i 28). W listopadzie 2011 roku Jaime Masferrer Coma wniósł sprzeciw wobec tej rejestracji. Powołał się on na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do unijnych znaków towarowych „MASSI", które zostały zarejestrowane między innymi dla odzieży, obuwia, kasków rowerowych, odzieży ochronnej i rękawiczek - w maju 2012 roku prawa do znaków towarowych zostały przeniesione na spółkę J.M.-E.V. e hijos.  

EUIPO uwzględnił ten sprzeciw w 2013 roku. Urząd, który ma siedzibę w hiszpańskim Alicante przyznał, że sława piłkarza nie jest tak wielka, że pozwoli na odróżnienie obu znaków. Messi wniósł odwołanie do EUIPO, a w 2014 roku urząd je oddalił. Messi wystąpił więc do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie o nieważności decyzji EUIPO.

Renoma wyklucza wprowadzenie w błąd 

W 2018 roku Sąd UE stwierdził nieważność decyzji. Uznał on bowiem, że renoma piłkarza kompensuje wizualne oraz fonetyczne podobieństwa między dwoma analizowanymi oznaczeniami oraz wyklucza wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Sąd Unii Europejskiej uznał stanowisko EUIPO za nieprawidłowe. Zdaniem Sądu rozpoznawalność piłkarza jest tak silna, że nie istnieje ryzyko, że odbiorcy pomylą znak „MESSI” z „MASSI”. 

Sąd odniósł się również do kwestii, czy przypadkiem Lionel Messi nie jest znany tylko odbiorcom interesującym się sportem. Zdaniem Sądu Messi jest dobrze znaną postacią życia publicznego, często można zobaczyć go w telewizji, a także często dyskutuje się o nim w mediach. Sąd podkreślił, że Lionel Messi jest znany nie tylko wśród kibiców piłki nożnej i zwolenników sportu, ale że byłby znany większości osób „poinformowanych i dostatecznie uważnych”, „czytających gazety, oglądających telewizję, chodzących do kina lub Słuchaj radia". Ponadto Sąd zauważył, że biorąc pod uwagę fakt, iż rozpatrywane towary to odzież sportowa, właściwy krąg odbiorców z jeszcze większym prawdopodobieństwem zna Messiego i kojarzy jego znak bezpośrednio z nim. Biorąc pod uwagę te czynniki, jakiekolwiek ryzyko pomyłki co do porównywanych znaków jest niemożliwe.

TSUE też stanął po stronie Messiego 

Sprawa finalnie trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Odwołanie zostało złożone przez hiszpańską spółkę oraz EUIPO. EUIPO argumentował, że Sąd Unii Europejskiej błędnie oparł wyrok tylko na sposobie postrzegania nazwiska Messi przez znaczącą część właściwego kręgu odbiorców. Z kolei spółka J.M.-E.V. e hijos twierdziła, że Sąd naruszył prawo, ponieważ orzekł, iż w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należało uwzględnić fakt, że Leo Messi, na którego nazwisku oparto markę, jest powszechnie znany. 

TSUE wskazał, że w wśród potencjalnych nabywców sprzętu sportowego obu marek są osoby, które rozpoznają piłkarza. Leo Messi jest powszechnie znany, dlatego też nie ma mowy o wprowadzaniu w błąd. Do takiej sytuacji nie dojdzie, nawet gdy słowne oznaczenie brzmi podobnie. Sąd nie popełnił więc błędu. Trybunał wskazał, że "podobnie jak w przypadku renomy wcześniejszego znaku towarowego, ewentualny fakt, że osoba, która występuje o zarejestrowanie swojego nazwiska jako znaku towarowego, jest powszechnie znana, stanowi jeden z czynników oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Taka okoliczność może mieć znaczenie dla postrzegania przez właściwy krąg odbiorców". TSUE uznał, że sąd UE prawidłowo orzekł, iż to, że L. Messi Cuccittini jest powszechnie znany, stanowi istotny czynnik na potrzeby ustalenia konceptualnej różnicy pomiędzy dwoma oznaczeniami „MESSI” oraz „MASSI”.

Przestroga dla właścicieli rozpoznawalnych nazwisk

Sprawa ta stanowi interesującą aktualizację unijnego orzecznictwa w sprawie znaków towarowych. Pomimo wyraźnej wygranej Messiego, sprawa ta podkreśla trudności praktyków związane z koniecznością przedstawienia dowodów. Często w podobnych sprawach, sądy wykazują pragmatyzm w kwestii dowodowej. Zawsze jednak trzeba liczyć się z zarzutem drugiej strony, która będzie próbowała podważać argumenty np. dotyczące tego czy dana osoba jest powszechnie znana.  

Bezsporne jest, że nazwisko może być zarejestrowane jako znak towarowy. Rejestracja nazwisk staje się coraz bardziej popularna. Wymogi, jakie powinno spełnić nazwisko, aby mogło być zarejestrowane jako znak towarowy, pokrywają się z wymogami, które są konieczne, aby zarejestrować jakikolwiek inny znak towarowy. Orzecznictwo unijne coraz częściej pokazuje, iż podejmowane są próby rejestracji znaków towarowych przez podmioty, które nie mają nic wspólnego z danym nazwiskiem. Popularne osoby, ich bliscy, jaki podmioty konkurujące dostrzegli, iż rozpoznawalność nazwiska może przekładać się na korzyści finansowe.

Z uwagi na swą atrakcyjność tego typu znaki towarowe, bardziej niż wszystkie inne, narażone są na różne próby zawłaszczenia. Uzyskanie monopolu na używanie nazwiska jako znaku towarowego może okazać się opłacalne. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Czasem zdarza się, że dochodzi do przypadkowej zbieżności oznaczeń. Warto przed podjęciem próby rejestracji znaku towarowego przeprowadzić badanie, czy wcześniej nie zostały już zarejestrowane podobne znaki towarowe. Doradcy Messiego byli przekonani o tym, że powinien mieć on wyłączność na swoje nazwisko na oznaczanie sportowych produktów, ale spór trwał 9 lat. Jak widać, warto było czekać.