Przedsiębiorstwo Mazda Motor Corp. z siedzibą w Belgii i Japonii wystąpiło do sądu przeciwko Auto Club Małecki spółka z o.o. o zaprzestanie naruszania prawa do znaku Mazda.
Pozwany prowadził handel akcesoriami i częściami zamiennymi i używał znaku tego znaku jako nieautoryzowany dealer, choć niegdyś licencję posiadał, lecz ja stracił.
Powód powołał się na art. 12 litera c) Rozporządzenia z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego nr 207/2009. Zgodnie z tym przepisem wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie znaku towarowego jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi, pod warunkiem że używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.
Sąd I instancji uwzględnił powództwo Mazda Motor i zakazał używania przez pozwanego znaku.
Natomiast sąd II instancji zmienił wyrok i pozwolił używać pozwanemu znaku Mazda, gdy zamieści on obok następujący napis " handel/sprzedaż samochodów zakupionych w autoryzowanych salonach lub samochodów używanych, bądź tez części używanych". Sąd tez stwierdził, że dotychczasowy sposób używania znaku mógł wprowadzać w błąd klientów  ( że powód jest związany z producentem), ale mimo wszystko jest potrzeba poinformowania potencjalnych nabywców nazwą auta. Chodzi o słowno-graficzny znak ( czcionka i napis), a nie tylko słowny.
Powód złożył skargę kasacyjną, w której spółka podkreśliła, że istota sporu jest granica użycia znaku towarowego. A cytowane juz przepisy określają dwa kryteria pozwalające na posłużenie się znakiem.  Są to niezbędność użycia oraz zgodność z uczciwymi praktykami. I powód wykazywał, że żadna z tych przesłanek nie została spełniona.
Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego z października 2014 r  i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.
W opinii sędziego sprawozdawcy Krzysztofa Strzelczyka sąd II instancji nie usunął wątpliwości dotyczących niezbędności używania znaku, gdyż z jednej strony mówi, że klient może uznać, że sprzedawca części ma związki z producentem, a z drugiej - zezwala pozwanemu na handel przy użyciu oryginalnej nazwy lecz z dopiskiem.
SN stwierdził, że mamy do czynienia ze znakiem towarowym renomowanym i chodzi o to, aby niewłaściwe używanie znaku nie wpłynęło negatywnie na wizerunek firmy.
W przypadku znaków renomowanych - zgodnie z orzecznictwem ETS - wystarczy, by stopień podobieństwa między wcześniejszym renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem późniejszym skutkował wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między oznaczeniem a znakiem występuje pewien związek.
- W tym wypadku trzeba brać pod uwagę, że omyłka klientów jest tym bardziej możliwa, że pozwanego łączyło z przedsiębiorstwem Mazda Corp. stosunek umowny - dodał sędzia Strzelczyk. - Pozwany handlował markami także innych marek, wiec jednak oznaczenie znakiem Mazda wprowadza w błąd klientów - dodał SN.  

Sygnatura akt I CSK 327/14, wyrok z 17 czerwca 2015 r.

 

  Rok wydania: 2014
  Marta Lampart
  Rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych