Wspólnotowe prawo znaków towarowych uprawnia, pod pewnymi warunkami, właścicieli znaków towarowych do zakazania osobom trzecim używania oznaczeń identycznych z ich znakami lub do nich podobnych dla towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znaki te zostały zarejestrowane, lub do nich podobnych. Google jest właścicielem wyszukiwarki internetowej. Gdy internauta dokonuje wyszukiwania według przynajmniej jednego słowa kluczowego, wyszukiwarka wyświetla strony, które wydają się najlepiej odpowiadać tym słowom kluczowym, w kolejności malejącej pod względem trafności. Są to tak zwane „naturalne” rezultaty wyszukiwania.
Ponadto Google oferuje odpłatną usługę odsyłania zwaną „AdWords”. Usługa ta umożliwia wszystkim przedsiębiorcom sprawienie, poprzez wybór kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a słowami wpisanymi przez internautę do wyszukiwarki ukaże się link reklamowy do ich strony, któremu towarzyszyć będzie także przekaz reklamowy. Taka reklama ukazuje się w rubryce „linki sponsorowane”, wyświetlanej po prawej stronie ekranu, obok rezultatów naturalnych, albo w górnej części ekranu, powyżej tych rezultatów.
Vuitton, właściciel wspólnotowego znaku towarowego „Vuitton” oraz zarejestrowanych we Francji krajowych znaków towarowych „Louis Vuitton” i „LV”, Viaticum, właściciel francuskich znaków towarowych „Bourse des Vols”, „Bourse des Voyages” i „BDV”, oraz P.A. Thonet, właściciel francuskiego znaku towarowego „Eurochallenges”, stwierdzili, że w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google wyrazów stanowiących wskazane powyżej znaki towarowe, w rubryce linków sponsorowanych wyświetlały się linki do, odpowiednio, stron oferujących imitacje wyrobów Vuitton i stron konkurentów Viaticum i Centre national de recherche en relations humaines. Spółki te pozwały więc Google, domagając się stwierdzenia, że dopuścił się on naruszenia praw do ich znaków. Cour de cassation, orzekający w ostatniej instancji w sprawach z powództwa właścicieli znaków towarowych przeciwko Google, zwrócił się do Trybunału Europejskiego z pytaniami dotyczącymi zgodności z prawem wykorzystania jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie oznaczeń, które odpowiadają znakom towarowym, bez zgody ich właścicieli.
Trybunał zauważa, że reklamodawca, nabywając usługę odsyłania i wybierając jako słowo kluczowe oznaczenie odpowiadające znakowi towarowemu innej osoby w celu zaoferowania internautom towaru lub usługi alternatywnych względem towarów lub usług rzeczonego właściciela, używa tego oznaczenia dla swych towarów lub usług. Nie jest tak jednak w przypadku podmiotu świadczącego usługę odsyłania, który umożliwia reklamodawcom wybór oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych, przechowuje te oznaczenia i wyświetla na ich podstawie reklamy swych klientów. Trybunał uściśla, że używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doń podobnego wymaga co najmniej, by było ono wykorzystywane przez tę osobę trzecią w ramach jej własnej działalności handlowej. Natomiast podmiot świadczący usługę odsyłania wprawdzie umożliwia swym klientom, a mianowicie reklamodawcom, używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, jednak sam nie używa tych oznaczeń.
W rezultacie, jeżeli dany znak towarowy został użyty jako słowo kluczowe, jego właściciel nie może powoływać się względem Google na przysługujące mu z tytułu jego znaku prawo wyłączne. Może on natomiast powołać się na to prawo względem reklamodawców, którzy za pomocą słowa kluczowego odpowiadającego jego znakowi zlecają Google wyświetlanie reklam niepozwalających lub z trudnością pozwalających przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, z jakiego przedsiębiorstwa pochodzą reklamowane towary lub usługi.
W istocie w takiej sytuacji – charakteryzującej się ponadto tym, że taka reklama ukazuje się natychmiast po wprowadzeniu przez zainteresowanego internautę danego znaku towarowego jako wyszukiwanego określenia i jest wyświetlana w momencie, w którym znak ten jest widoczny na ekranie jako wyszukiwane określenie – internauta może pomylić się co do pochodzenia danych towarów lub usług. W związku z tym w takim przypadku mamy do czynienia z negatywnym wpływem na pełnioną przez znak funkcję polegającą na zagwarantowaniu konsumentom, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa („funkcję wskazania pochodzenia”). Do sądu krajowego należy ocena, w każdym konkretnym przypadku, czy okoliczności stanu faktycznego zawisłego przed nim sporu charakteryzują się występowaniem lub możliwością wystąpienia negatywnego wpływu na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia.
Odnośnie do używania przez reklamodawców w Internecie oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu innej osoby jako słowa kluczowego do celów wyświetlania przekazów reklamowych, Trybunał stwierdza ponadto, że używanie to może mieć pewne następstwa w zakresie możliwości reklamowego wykorzystania wspomnianego znaku przez jego właściciela oraz strategii handlowej tego ostatniego. Owe następstwa używania przez osoby trzecie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym nie wpływają jednak same w sobie negatywnie na pełnioną przez znak „funkcję reklamową”.
Do Trybunału zwrócono się również z pytaniem dotyczącym odpowiedzialności przedsiębiorcy takiego jak Google za przechowywane na jego serwerze informacje pochodzące od jego klientów. Kwestie dotyczące odpowiedzialności są regulowane prawem krajowym. Niemniej prawo Unii przewiduje ograniczenia odpowiedzialności, z których mogą skorzystać podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego będące pośrednikami. W odniesieniu do kwestii, czy usługa odsyłania w Internecie taka jak „AdWords” stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji dostarczonych przez reklamodawcę i czy w konsekwencji podmiot świadczący usługę odsyłania może skorzystać z ograniczenia odpowiedzialności, Trybunał zauważa, że to do sądu krajowego należy dokonanie oceny, czy rola tego usługodawcy jest neutralna, co wynika z czysto technicznego, automatycznego i biernego charakter jego działań, i czy nie posiada on wiedzy o przechowywanych informacjach ani nie ma nad nimi kontroli. Jeżeli okaże się, że usługodawca nie odgrywa czynnej roli, nie może być on pociągnięty do odpowiedzialności za treść przechowywanych przez siebie na żądanie reklamodawcy informacji, chyba że powziąwszy wiadomość o bezprawnym charakterze tych informacji lub działalności tego reklamodawcy, nie podjął niezwłocznie odpowiednich działań w celu usunięcia wspomnianych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich.
Ponadto Google oferuje odpłatną usługę odsyłania zwaną „AdWords”. Usługa ta umożliwia wszystkim przedsiębiorcom sprawienie, poprzez wybór kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a słowami wpisanymi przez internautę do wyszukiwarki ukaże się link reklamowy do ich strony, któremu towarzyszyć będzie także przekaz reklamowy. Taka reklama ukazuje się w rubryce „linki sponsorowane”, wyświetlanej po prawej stronie ekranu, obok rezultatów naturalnych, albo w górnej części ekranu, powyżej tych rezultatów.
Vuitton, właściciel wspólnotowego znaku towarowego „Vuitton” oraz zarejestrowanych we Francji krajowych znaków towarowych „Louis Vuitton” i „LV”, Viaticum, właściciel francuskich znaków towarowych „Bourse des Vols”, „Bourse des Voyages” i „BDV”, oraz P.A. Thonet, właściciel francuskiego znaku towarowego „Eurochallenges”, stwierdzili, że w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google wyrazów stanowiących wskazane powyżej znaki towarowe, w rubryce linków sponsorowanych wyświetlały się linki do, odpowiednio, stron oferujących imitacje wyrobów Vuitton i stron konkurentów Viaticum i Centre national de recherche en relations humaines. Spółki te pozwały więc Google, domagając się stwierdzenia, że dopuścił się on naruszenia praw do ich znaków. Cour de cassation, orzekający w ostatniej instancji w sprawach z powództwa właścicieli znaków towarowych przeciwko Google, zwrócił się do Trybunału Europejskiego z pytaniami dotyczącymi zgodności z prawem wykorzystania jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie oznaczeń, które odpowiadają znakom towarowym, bez zgody ich właścicieli.
Trybunał zauważa, że reklamodawca, nabywając usługę odsyłania i wybierając jako słowo kluczowe oznaczenie odpowiadające znakowi towarowemu innej osoby w celu zaoferowania internautom towaru lub usługi alternatywnych względem towarów lub usług rzeczonego właściciela, używa tego oznaczenia dla swych towarów lub usług. Nie jest tak jednak w przypadku podmiotu świadczącego usługę odsyłania, który umożliwia reklamodawcom wybór oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych, przechowuje te oznaczenia i wyświetla na ich podstawie reklamy swych klientów. Trybunał uściśla, że używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doń podobnego wymaga co najmniej, by było ono wykorzystywane przez tę osobę trzecią w ramach jej własnej działalności handlowej. Natomiast podmiot świadczący usługę odsyłania wprawdzie umożliwia swym klientom, a mianowicie reklamodawcom, używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, jednak sam nie używa tych oznaczeń.
W rezultacie, jeżeli dany znak towarowy został użyty jako słowo kluczowe, jego właściciel nie może powoływać się względem Google na przysługujące mu z tytułu jego znaku prawo wyłączne. Może on natomiast powołać się na to prawo względem reklamodawców, którzy za pomocą słowa kluczowego odpowiadającego jego znakowi zlecają Google wyświetlanie reklam niepozwalających lub z trudnością pozwalających przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, z jakiego przedsiębiorstwa pochodzą reklamowane towary lub usługi.
W istocie w takiej sytuacji – charakteryzującej się ponadto tym, że taka reklama ukazuje się natychmiast po wprowadzeniu przez zainteresowanego internautę danego znaku towarowego jako wyszukiwanego określenia i jest wyświetlana w momencie, w którym znak ten jest widoczny na ekranie jako wyszukiwane określenie – internauta może pomylić się co do pochodzenia danych towarów lub usług. W związku z tym w takim przypadku mamy do czynienia z negatywnym wpływem na pełnioną przez znak funkcję polegającą na zagwarantowaniu konsumentom, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa („funkcję wskazania pochodzenia”). Do sądu krajowego należy ocena, w każdym konkretnym przypadku, czy okoliczności stanu faktycznego zawisłego przed nim sporu charakteryzują się występowaniem lub możliwością wystąpienia negatywnego wpływu na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia.
Odnośnie do używania przez reklamodawców w Internecie oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu innej osoby jako słowa kluczowego do celów wyświetlania przekazów reklamowych, Trybunał stwierdza ponadto, że używanie to może mieć pewne następstwa w zakresie możliwości reklamowego wykorzystania wspomnianego znaku przez jego właściciela oraz strategii handlowej tego ostatniego. Owe następstwa używania przez osoby trzecie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym nie wpływają jednak same w sobie negatywnie na pełnioną przez znak „funkcję reklamową”.
Do Trybunału zwrócono się również z pytaniem dotyczącym odpowiedzialności przedsiębiorcy takiego jak Google za przechowywane na jego serwerze informacje pochodzące od jego klientów. Kwestie dotyczące odpowiedzialności są regulowane prawem krajowym. Niemniej prawo Unii przewiduje ograniczenia odpowiedzialności, z których mogą skorzystać podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego będące pośrednikami. W odniesieniu do kwestii, czy usługa odsyłania w Internecie taka jak „AdWords” stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji dostarczonych przez reklamodawcę i czy w konsekwencji podmiot świadczący usługę odsyłania może skorzystać z ograniczenia odpowiedzialności, Trybunał zauważa, że to do sądu krajowego należy dokonanie oceny, czy rola tego usługodawcy jest neutralna, co wynika z czysto technicznego, automatycznego i biernego charakter jego działań, i czy nie posiada on wiedzy o przechowywanych informacjach ani nie ma nad nimi kontroli. Jeżeli okaże się, że usługodawca nie odgrywa czynnej roli, nie może być on pociągnięty do odpowiedzialności za treść przechowywanych przez siebie na żądanie reklamodawcy informacji, chyba że powziąwszy wiadomość o bezprawnym charakterze tych informacji lub działalności tego reklamodawcy, nie podjął niezwłocznie odpowiednich działań w celu usunięcia wspomnianych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich.