Używanie znaku towarowego jest zagadnieniem o tyle istotnym, że zależy od niego utrzymanie ochrony. Brak rzeczywistego używania znaku w okresie pięciu lat prowadzi bowiem do możliwości jego wygaszenia i tym samym utraty prawa ochronnego. Nie wystarczy regularnie opłacać ochrony znaku na kolejny okres – trzeba zadbać również, aby znak był w regularnym i realnym użyciu. Czym zatem jest używanie i czy zawsze, gdy jesteśmy przekonani, że aktywnie korzystamy z naszego znaku, rzeczywiście w rozumieniu przepisów o znakach go używamy?
Czytaj też: TSUE: McDonald’s stracił unijny znak towarowy Big Mac dla towarów drobiowych
Szeroki wykaz towarów i usług – i co dalej?
Rozwijając swoją działalność i decydując się na ochronę znaku, zazwyczaj zgłaszamy go z ostrożności dla szerszego zakresu towarów i usług. Ma to jednocześnie swoje zalety, jak i wady. Większe jest wówczas ryzyko kwestionowania znaku w ramach sprzeciwów lub wniosków o unieważnienie, ale jednocześnie korzystamy – przynajmniej przez pewien czas – z szerszej ochrony. Uzyskanie ochrony „na zapas” zazwyczaj taktujemy jako sukces, pytanie tylko, jaki plan działania w stosunku do znaku obierzemy dalej.
W przypadku działalności opartych w całości lub w przeważającej części na dystrybucji produktów podmiotów trzecich (zewnętrznych marek), naturalnym jest też zazwyczaj objęcie zgłoszeniem znaku nie tylko usług sprzedażowych, ale także klas „towarowych”, obejmujących produkty dystrybuowane w danym sklepie. Czasami jest to pewna przemyślana strategia, a czasami działanie nieprzemyślane i automatyczne, mimo że idą za nim także określone konsekwencje prawne (a w rezultacie również biznesowe).
Zobacz w LEX: Znaki towarowe - wycena i ewidencja >
Dystrybucja towarów marek zewnętrznych a znak towarowy
Tymczasem sprzedawanie w ramach własnego sklepu (czy to stacjonarnego, czy w ramach e-commerce’u) towarów marek zewnętrznych nie jest przejawem używania znaku towarowego (naszej nazwy lub marki) dla tych towarów, a jedynie dla sprzedaży (głównie 35. klasa nicejska).
W przypadku towarów, które zgłaszający tylko sprzedaje (w ramach dystrybucji), a nie produkuje, i nie oznacza własną marką, znak powinien zatem być zgłoszony jedynie dla handlu bądź sprzedaży towarów, a nie bezpośrednio dla tych produktów per se. Same w sobie towary są bowiem oznaczane marką producenta, a nie dystrybutora – w stosunku do nich nie dochodzi wobec tego do użycia znaku towarowego w którejkolwiek z jego funkcji. Dla przykładu, jeśli prowadzę sklep z odzieżą i obuwiem, ale zajmuję się tylko ich dystrybucją i nie mam własnej marki odzieżowej czy obuwniczej, to mój znak (nazwa, marka sklepu) formalnie powinien zostać zgłoszony dla sprzedaży obuwia i odzieży (klasa 35.), nie zaś dla odzieży i obuwia jako takich (klasa 25.).
Przyjęcie przeciwnego stanowiska i uznanie, że dystrybucja towarów urzeczywistnia korzystanie ze znaku towarowego prowadziłby do sytuacji, w której każdy sklep wielomarkowy (chociażby typowy supermarket), mógłby zarejestrować swoją nazwę jako znak towarowy dla wszystkich oferowanych przez siebie produktów, co oczywiście w praktyce zwykle nie występuje i byłoby nadmiarowe. Tego typu sklepy często mają własne marki towarów, ale zdecydowana większość z nich sprzedaje produkty dostawców zewnętrznych. Znaki towarowe w takim przypadku rejestrowane są w klasach sprzedażowych, a nie stricte produktowych.
Zobacz w LEX: Licencje na korzystanie ze znaku towarowego - obowiązki płatników >
Praktyka urzędów i sądów
Również EUIPO w swoich wytycznych na temat znaków towarowych i wzorów wskazuje, że używanie znaku towarowego jako nazwy firmy lub nazwy handlowej nie służy samo w sobie do odróżniania towarów lub usług. Nazwa firmy ma bowiem na celu identyfikację przedsiębiorstwa, a znaki towarowe mają na celu identyfikację działalności handlowej.
Sąd UE w wyroku w sprawie Jello Schuhpark (EU:T:2009:156, par. 31-32) orzekł, że używanie znaku "Schuhpark" dla obuwia na reklamach, torbach i fakturach nie miało na celu oznaczenia pochodzenia obuwia (czy to opatrzonego własnym znakiem towarowym, czy też nieposiadającego żadnego znaku towarowego), lecz wskazanie nazwy spółki lub nazwy handlowej sprzedawcy detalicznego obuwia. Uznano to za niewystarczające do ustalenia związku między oznaczeniem "Schuhpark" a obuwiem. „Schuhpark” może służyć jako znak towarowy dla celów sprzedaży detalicznej obuwia, ale nie jest używany jako znak towarowy w odniesieniu do towarów.
W konsekwencji, po pięciu latach ochrony znaku, w przypadku jego używania jedynie dla sprzedaży, znak może zostać wygaszony w stosunku do towarów, które nie są nim wprost oznaczane.
Zobacz w LEX: Konkurencyjność przedsiębiorców jako wyznacznik zakresu ochrony nazwy przedsiębiorstwa (firmy) >
Szeroki wykaz towarów: czy warto?
Czy warto podejmować ryzyko i zgłaszać znak dla sprzedawanych towarów, mimo że pochodzą one od podmiotów trzecich? Odpowiadając sobie na to pytanie, dobrze jest wziąć pod uwagę kilka kryteriów:
- Czy biznesowo ma dla mnie znaczenie zabezpieczenie mojej marki również w zakresie produktów (a nie wyłącznie sprzedaży), chociażby na kilka lat?
- Czy jestem gotowy ponieść większe koszty zgłoszenia i ochrony znaku, żeby na minimum pięć lat chronić go w szerszym zakresie (każda dodatkowa klasa, to dodatkowa opłata przy zgłoszeniu znaku, a później przedłużaniu jego ochrony)?
- Czy w perspektywie kilku lat jestem gotowy na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z ochroną znaku? To o tyle istotne, że chcąc zawalczyć o znak, wobec którego złożono wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia, w pierwszej kolejności uprawniony musi wykazać używanie znaku dla każdego pojedynczego towaru, dla którego znak jest chroniony. W przypadku znaków zarejestrowanych dla produktów i usług liczonych w setkach, a nawet tysiącach, jest to ogrom koniecznych nakładów czasu, pracy, a tym samym środków finansowych. Oczywiście można dowodzenie używania odpuścić, jednocześnie godząc się na to, że znak w takiej sytuacji zostanie wygaszony.
W wielu sytuacjach podjęcie takich ryzyk jest biznesowo uzasadnione, a korzyści mogą przewyższać koszty, które przecież nigdy nie są pewne. Może bowiem zdarzyć się tak, że pomimo braku używania, nikt nie zakwestionuje naszego znaku, a dla prowadzonej działalności szeroko zarejestrowany znak będzie tylko walorem. Jak zwykle zatem, tam gdzie stykają się reguły prawa i biznesu, konieczne jest rozsądne wyważenie zalet i wad poszczególnych decyzji, z wzięciem pod uwagę szerszej perspektywy oraz pomysłu na ochronę i rozwój marki.
Ewelina Bosek, radca prawny w kancelarii Markiewicz Sroczyński Mioduszewski
![Patent europejski w systemie prawa polskiego. Komentarz do wybranych przepisów prawa własności przemysłowej [PRZEDSPRZEDAŻ]](/gfx/prawopl/_thumbs/produkty_foto/79318/978-83-8358-434-8_,mXqL62OeqFTLkrXdmIyYmw.jpg)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.
