W 2002 r. spółka Nestlé wystąpiła do EUIPO (Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) o zarejestrowanie jako unijnego znaku towarowego następującego znaku trójwymiarowego, który odpowiada wyglądowi sprzedawanego przez nią produktu "Kit Kat 4 fingers".
W 2006 r. EUIPO dopuściło ten znak do rejestracji dla następujących towarów: "cukierki, pieczywo, wyroby cukiernicze, ciastka, ciasta, gofry".
W 2007 r. Cadbury Schweppes (obecnie Mondelez UK Holdings & Services) wniosła do EUIPO o unieważnienie tej rejestracji. W 2012 r. EUIPO oddaliło ten wniosek, stwierdzając, że należący do Nestlé znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go w Unii. Mondelez wystąpiła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO.
Ogłoszonym dzisiaj wyrokiem Sąd UE stwierdził nieważność decyzji EUIPO.
Sąd przypomniał przede wszystkim, że w przypadku, gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów obejmującej w swych ramach kilka podkategorii, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części towarów przesądza jedynie o ochronie dla tej lub tych podkategorii, do których dowód ten się odnosił.
Sąd orzekł, że żaden z dowodów uwzględnionych przez EUIPO nie wykazuje używania znaku towarowego dla pieczywa, wyrobów cukierniczych, ciast i gofrów. W konsekwencji EUIPO naruszył prawo, stwierdzając, że rozpatrywany tu towar mógł być ujęty w którejkolwiek kategorii rozpatrywanych towarów.
Sąd przypomniał następnie, po pierwsze, że trójwymiarowy znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania, nawet jeżeli jest używany wraz z innym słownym lub graficznym znakiem towarowym oraz, po drugie, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania wymaga, by dane oznaczenie było zdolne do identyfikowania danego towaru jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa.
LEX Prawo Europejskie Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Europejskie Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami |
Ustosunkowując się do argumentacji Mondelez, zgodnie z którą Nestlé nie wykazała uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania na całym obszarze Unii, Sąd stwierdził, że dowód na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania musi zostać przedstawiony dla tej części Unii, w której znak jest pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego, czyli w niniejszym przypadku dla całego obszaru Unii w momencie dokonania zgłoszenia do rejestracji w dniu 21 marca 2002 r. (w tamtym czasie w skład Unii wchodziło 15 państw członkowskich). W tym względzie nie wystarczy wykazać, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców w całej Unii, we wszystkich państwach członkowskich i w regionach bez rozróżnienia postrzega znak towarowy jako wskazanie pochodzenia handlowego oznaczanych tym znakiem towarów. W przypadku znaku towarowego, który – podobnie jak znak należący do Nestlé – nie posiada samoistnego charakteru odróżniającego w całej Unii, dowód uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania musi zostać przedstawiony dla wszystkich rozpatrywanych państw członkowskich.
Chociaż zostało ustalone, że zakwestionowany znak towarowy uzyskał w następstwie używania charakter odróżniający w 10 państwach (w Danii, w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, we Włoszech, w Niderlandach, w Austrii, w Finlandii, w Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie), Sąd stwierdził, że EUIPO nie mógł w sposób ważny ukończyć swojego badania bez zajęcia stanowiska co do postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców w szczególności w Belgii, w Irlandii, w Grecji i w Portugalii ani bez przeprowadzenia analizy dowodów przedstawionych dla tych państw członkowskich.
Sąd uznał, że EUIPO popełnił błąd, stwierdzając, iż dowiedzenie uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania nie było konieczne w odniesieniu do wszystkich z rozpatrywanych państw członkowskich. Wynika stąd, że EUIPO będzie musiał zweryfikować, że w momencie dokonania zgłoszenia do rejestracji omawiany znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go przez Nestlé w odniesieniu do "cukierków i ciastek" w 15 rozpatrywanych państwach członkowskich i wydać nową decyzję.
Tak wynika z wyroku Sądu UE z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie T-112/13 Mondelez UK Holdings & Services Ltd przeciwko EUIPO.
Źródło: curia.europa.eu,