Dyrektywa 89/104 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych zakazuje, między innymi, rejestracji znaku składającego się wyłącznie z kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru lub wynikającego z charakteru samego towaru.
Peter Opsvik opracował krzesełko dziecięce o nazwie "Tripp Trapp". Krzesełko to składa się z ukośnych podpórek, na których umocowane są jego elementy oraz z podpórek i poprzeczek w kształcie litery "L", które nadają mu wysoki stopień oryginalności. W 1972 r. grupa Stokke, do której należą miedzy innymi norweska spółka Stokke A/S oraz niderlandzka spółka Stokke Nederland BV, wprowadziła krzesełko Tripp Trapp na rynek. Prawa własności intelektualnej w odniesieniu do omawianego kształtu przysługują również Peterowi Opsvikowi i norweskiej spółce Peter Opsvik A/S.
W 1998 r. Stokke A/S dokonała w urzędzie własności intelektualnej Beneluksu zgłoszenia trójwymiarowego znaku towarowego mającego wygląd krzesełka dziecięcego "Tripp Trapp". Znak towarowy został zarejestrowany na jej firmę dla "krzeseł, w szczególności krzeseł dziecięcych". Znak towarowy przedstawiał następujący kształt:
Niemiecka spółka Hauck GmbH & Co. KG produkuje i dystrybuuje artykuły dziecięce, w tym dwa modele krzesełek oznaczone przez nią "Alpha" i "Beta".
Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik i Peter Opsvik A/S wnieśli powództwo przeciwko spółce Hauck twierdząc, że sprzedaż krzesełek "Alpha" i "Beta" narusza ich prawa autorskie oraz prawa wywodzone z zarejestrowanego znaku towarowego. Spółka Hauck wniosła powództwo wzajemne, domagając się w szczególności unieważnienia prawa do znaku towarowego. W 2000 r. sąd niderlandzki uwzględnił powództwo Stokke i Opsvika w zakresie naruszenia praw autorskich, jednocześnie jednak unieważniając rejestrację znaku towarowego zgodnie z żądaniem spółki Hauck.
Hoge Raad der Nederlanden (sąd najwyższy Niderlandów), do którego wpłynęła skarga kasacyjna, przedłożył Trybunałowi Sprawiedliwości pytania prejudycjalne dotyczące podstaw odmowy rejestracji znaku składającego się z kształtu lub unieważnienia takiej rejestracji.
W dzisiejszym wyroku Trybunał podkreślił przede wszystkim, że pojęcie "kształtu wynikającego z charakteru samych towarów" oznacza, iż kształty, których zasadnicze właściwości są nierozłącznie związane z funkcją lub funkcjami rodzajowymi tego towaru, nie powinny w zasadzie być rejestrowane. Zastrzeżenie takich właściwości na rzecz jednego podmiotu gospodarczego utrudniłoby bowiem konkurującym przedsiębiorstwom możliwość nadawania ich towarom kształtu, który byłby przydatny w używaniu wspomnianych towarów. Ponadto chodzi tu o zasadnicze właściwości, których konsument będzie mógł poszukiwać w towarach konkurencji, biorąc pod uwagę to, że towary te zmierzają do pełnienia identycznej lub podobnej funkcji.
Jeżeli chodzi o podstawę odmowy lub unieważnienia rejestracji w oparciu o "kształt zwiększający znacznie wartość towaru", Trybunał zauważył, że pojęcie to nie może być jedynie ograniczone do kształtu towarów mających wyłącznie wartość artystyczną lub ozdobną, gdyż w przeciwnym razie nie obejmowałoby towarów wykazujących oprócz znaczącego elementu estetycznego istotne cechy funkcjonalne. Uznanie kształtu za zwiększający znacznie wartość towaru nie wyklucza, że inne cechy towaru mogą nadawać mu również istotną wartość. Cel polegający na uniknięciu tego, aby wyłączne i stałe prawo, które nadaje znak towarowy, mogło służyć przedłużaniu bez ograniczenia w czasie ważności innych praw, które prawodawca Unii chciał podporządkować terminom peremptoryjnym, wymaga zatem, by zastosowanie tej podstawy odmowy lub unieważnienia nie było wykluczone automatycznie, gdy dany towar obok funkcji estetycznej pełni również inne istotne funkcje. Zakładany sposób postrzegania oznaczenia przez przeciętnego konsumenta nie jest elementem decydującym w kontekście zastosowania tej podstawy odmowy rejestracji, lecz może co najwyżej stanowić element oceny, która będzie pomocna dla właściwego organu w ustaleniu zasadniczych właściwości tego oznaczenia. Mogą być brane pod uwagę inne elementy oceny, takie jak charakter rozpatrywanej kategorii towarów, wartość artystyczna danego kształtu, jego odmienność od innych kształtów powszechnie używanych na danym rynku, znaczna różnica ceny w stosunku do wyrobów podobnych lub wypracowanie strategii promocyjnej podkreślającej głównie estetyczne właściwości danego towaru.
Odnośnie wreszcie do kwestii, czy te dwie podstawy odmowy rejestracji mogą być stosowane w sposób łączny, Trybunał wskazał, że podstawy odmowy rejestracji ustanowione w dyrektywie o znakach towarowych mają charakter autonomiczny. Jeśli spełnione jest zatem jedno z kryteriów, oznaczenie składające się wyłącznie z kształtu towaru bądź z przedstawienia graficznego tego kształtu nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy.
Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18 września 2014 r. w sprawie C-205/13 Hauck GmbH & Co.KG przeciwko Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, i Peter Opsvik A/S.
Źródło: curia.europa.eu,