ETS: kształt kostki Rubika nie może być znakiem towarowym

Kształt kostki Rubika nie może być unijnym znakiem towarowym - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE, uchylając tym samym wyrok pierwszej instancji wydany przez Sąd UE.

Na wniosek Seven Towns, spółki brytyjskiej, która zarządza w szczególności prawami własności intelektualnej związanymi z "kostką Rubika", w 1999 r. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarejestrował kształt tego sześcianu jako trójwymiarowy wspólnotowy znak towarowy dla "układanek trójwymiarowych".

W 2006 r. spółka Simba Toys, niemiecki producent zabawek, złożyła do EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do trójwymiarowego znaku towarowego, w szczególności ze względu na to, że zawiera on rozwiązanie techniczne polegające na zdolności rotacji, natomiast takie rozwiązanie może być chronione wyłącznie w charakterze patentu, a nie jako znak towarowy. Z uwagi na to, że EUIPO oddalił ten wniosek, spółka Simba Toys wniosła do Sądu skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO.

Wyrokiem z 25 listopada 2014 r. (sprawa T-450/09) Sąd oddalił skargę spółki Simba Toys. Orzekł on w szczególności, że graficzne przedstawienie kształtu kostki Rubika nie ukazuje rozwiązania technicznego uniemożliwiającego jego ochronę jako znaku towarowego, wobec czego podlega on rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego.

Od tego wyroku spółka Simba Toys wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości.

W wyroku wydanym w ubiegły czwartek Trybunał uchylił wyrok Sądu i stwierdził nieważność decyzji EUIPO.

Wydając rozstrzygnięcie Trybunał odniósł się do zarzutu spółki Simba Toys opartego na art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (obecnie rozporządzenie nr 207/2009) stanowiącym, że nie podlegają rejestracji oznaczenia składające się "wyłącznie" z kształtu towaru "niezbędnego" do uzyskania efektu technicznego.

Trybunał przypomniał, że przywołany wyżej przepis ma na celu zapobieganie temu, aby prawo znaków towarowych prowadziło do przyznania jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe danego towaru.

Odnosząc się do rozpatrywanego znaku towarowego, Trybunał stwierdził, że Sąd popełnił błąd co do prawa:

– uznając, że przy dokonywaniu analizy pod względem art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 należy "opierać się na spornym kształcie analizowanym w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie",

– stwierdzając, że nie należy uwzględniać dodatkowych okoliczności, których obiektywny obserwator nie może "ściśle pojąć" "na podstawie graficznych przedstawień spornego znaku towarowego",

– oddalając w konsekwencji twierdzenie skarżącej spółki, zgodnie z którym struktura siatki sześcianu nie stanowi elementu ozdobnego i fantazyjnego, lecz spełnia funkcję techniczną, gdyż oddziela ruchome elementy układanki, w szczególności tak, aby mogły być przemieszczane za pomocą ruchów rotacyjnych.

Zdaniem TS UE, aby dokonać oceny funkcjonalności oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94, który to przepis dotyczy jedynie oznaczeń tworzonych przez kształt konkretnego towaru, ocena zasadniczych właściwości kształtu powinna dokonywać się w świetle funkcji technicznej rozpatrywanego konkretnego towaru. A zatem – mając na względzie, iż jest bezsporne, że oznaczenie kostki Rubika jest tworzone przez kształt konkretnego towaru, a nie przez kształt abstrakcyjny – Sąd powinien był zdefiniować funkcję techniczną rozpatrywanego konkretnego towaru, a mianowicie układanki trójwymiarowej, i uwzględnić tę funkcję przy ocenie funkcjonalności zasadniczych właściwości tego oznaczenia.

Rozstrzygając sprawę Trybunał podkreślił w szczególności, że ocena funkcjonalności zasadniczych właściwości tego oznaczenia nie może zostać dokonana bez uwzględnienia w danym wypadku dodatkowych elementów odnoszących się do funkcji rozpatrywanego konkretnego towaru.

Po pierwsze, przy badaniu funkcjonalnych właściwości oznaczenia właściwy organ może przeprowadzić pogłębione badanie, w którego ramach uwzględnia – poza przedstawieniem graficznym i ewentualnymi opisami przedłożonymi w chwili dokonania zgłoszenia – elementy użyteczne dla odpowiedniej identyfikacji zasadniczych właściwości wspomnianego oznaczenia.

Po drugie, właściwe organy nie mogłyby dokonać analizy danego kształtu wyłącznie na podstawie przedstawienia graficznego, nie sięgając do dodatkowych informacji dotyczących konkretnego towaru.

Z powyższego wynika, że Sąd dokonał zbyt zawężającej wykładni kryteriów oceny art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii), w zakresie, w jakim stwierdził, w szczególności, że aby rozpatrzyć funkcjonalność zasadniczych właściwości rozpatrywanego oznaczenia, zwłaszcza ukazanej na każdej z powierzchni sześcianu struktury siatki, należy uwzględnić sporny kształt w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie, bez konieczności uwzględniania elementów dodatkowych – których obiektywny obserwator nie będzie mógł "ująć ściśle" w oparciu o graficzne przedstawienia spornego znaku towarowego – takich jak zdolność rotacji indywidualnych elementów układanki trójwymiarowej typu kostki Rubika.

Co więcej, okoliczność, że sporny znak towarowy został zarejestrowany dla "układanek trójwymiarowych" w ogólności, czyli bez ograniczenia się do układanek mających zdolność rotacji, i że właściciel tego znaku towarowego nie załączył do zgłoszenia opisu, w którym uściślono by, iż rozpatrywany kształt obejmuje taką cechę, nie stoi na przeszkodzie uwzględnieniu dla celów badania funkcjonalności zasadniczych właściwości rozpatrywanego oznaczenia takiej funkcji technicznej konkretnego towaru przedstawionego w tym oznaczeniu, pod rygorem umożliwienia właścicielowi wspomnianego znaku towarowego rozszerzenia ochrony przyznanej na mocy rejestracji tego znaku na każdy rodzaj układanek o podobnym kształcie, a mianowicie na każdą układankę trójwymiarową, której elementy mają kształt sześcianu, niezależnie od szczegółowych warunków jej funkcjonowania.

Ta ostatnia możliwość byłaby zaś niezgodna z realizowanym przez art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 celem, który jest związany z zapobieganiem przyznawaniu jednemu przedsiębiorstwu monopolu na rozwiązania techniczne lub na cechy użytkowe towaru.

Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10 listopada 2016 r. w sprawie C-30/15 P Simba Toys GmbH & Co. KG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).