Od 2003 r. niemieckie wydawnictwo Karl-May jest właścicielem słownego wspólnotowego znaku towarowego WINNETOU, odnoszącego się w szczególności do filmów, materiałów drukowanych, biżuterii, perfum, kosmetyków, wyrobów ze skóry, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, gier, artykułów spożywczych, przedstawień i obozów wakacyjnych, a także do transportu osób, zakwaterowania i usług gastronomicznych.

W następstwie złożenia przez niemiecką spółkę Constantin Film Produktion GmbH wniosku o unieważnienie prawa do znaku, w 2013 r. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) unieważnił prawo do tego znaku towarowego, z wyjątkiem "czcionek drukarskich" i "matryc do druku ręcznego". W odniesieniu do pozostałych towarów i usług OHIM stwierdził – odnosząc się do Winnetou jako indiańskiego, fikcyjnego, szlachetnego, dobrego wodza, który jest główną postacią serii powieści niemieckiego autora Karola Maya, a także bohaterem filmów, przedstawień teatralnych lub radiowych – że to oznaczenie jest zarówno opisowe, jak i pozbawione charakteru odróżniającego, w związku z czym nie może być chronione jako znak towarowy ani, w konsekwencji, nie można zastrzec jego wyłączności.

Piątkowym wyrokiem Sąd uwzględnił wniesioną przez wydawnictwo Karl-May skargę na decyzję OHIM i stwierdził nieważność tej decyzji.

Zdaniem Sądu OHIM naruszył zasady autonomii i niezależności wspólnotowego znaku towarowego.

Zamiast bowiem dokonać niezależnej oceny tego, czy oznaczenie Winnetou ma w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług charakter opisowy, OHIM przyznał wiążącą moc orzeczeniom sądów niemieckich, zgodnie z którymi termin ten jest opisowy i nie może zatem być chroniony jako znak towarowy. OHIM ponownie dopuścił się tego błędu stwierdzając brak charakteru odróżniającego na podstawie ocen dotyczących charakteru opisowego.

Ponadto Sąd wskazał, że OHIM nie uzasadnił wystarczająco wydanej decyzji.

W szczególności OHIM nie wyjaśnił wystarczająco powodów, dla jakich oznaczenie Winnetou jest postrzegane – poza swoim konkretnym znaczeniem jako przywołaniem fikcyjnej postaci – jako odnoszące się ogólniej do pojęć "indiański" i "wódz indiański".

Co więcej, uzasadnienie charakteru opisowego w odniesieniu do towarów, które OHIM zgrupował w kategorii towarów "merchandisingowych", jest nadmiernie ogólne i abstrakcyjne. Towary te nie mogą zostać uznane za stanowiące jednorodną kategorię; ponadto OHIM ograniczył się do stwierdzenia, że w odniesieniu do tych towarów oznaczenie Winnetou opisuje, iż chodzi o towary związane z filmami lub z postacią powieści, co do których konsument zakłada, że są to po prostu towary reklamowe "Winnetou", nie wnioskując w przedmiocie pochodzenia towarów. Brak zatem szczegółowej analizy dotyczącej charakteru i cech rozpatrywanych towarów.

Zob. również:

ETS: określenie "spa" nie może być częścią znaku towarowego dla kosmetyków>>>

ETS: warsztat nie odpowie za ogłoszenia wiążące jego nazwę ze znakiem towarowym Mercedesa>>>

ETS: Coca-Cola nie może zarejestrować swojej butelki jako znaku towarowego>>>

ETS: paski na butach sportowych tylko od Adidasa>>>

Z uwagi na to, że dzisiejszym wyrokiem Sąd stwierdził nieważność decyzji, OHIM powinien obecnie ponownie orzec w przedmiocie złożonego przez Constantin Film wniosku o unieważnienie prawa do znaku, uwzględniając uzasadnienie wyroku Sądu.

Tak wynika z wyroku Sądu Unii Europejskiej z 18 marca 2016 r. w sprawie T-501/13 Karl-May-Verlag GmbH przeciwko OHIM.

Źródło: http://curia.europa.eu