Powódka B. wystąpiła przeciwko pozwanej F. sp. z o.o. o ochronę znaku towarowego B. Chodziło o zakazanie przepakowywania produktu leczniczego sprowadzanego z Litwy pod nazwą B. do nowych opakowań zewnętrznych zawierających znak towarowy B., zakazanie pozwanej oferowania i wprowadzania do obrotu tak oznaczonego produktu leczniczego. A także żądała zniszczenia, na własny koszt, wszelkich będących własnością pozwanej spółki opakowań zewnętrznych zawierających znak towarowy B. oraz podania do publicznej wiadomości informacji o treści wyroku.
Niezbędne było przepakowanie
Sąd Okręgowy w Warszawie przeprowadził tzw. test BMS (zob. wyrok ETS z 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93 Bristol-Myers Squibb vs Paranova) i stwierdził, że w ramach działalności pozwanej niezbędne było przepakowanie importowanego leku, jednakże nie zachodziła obiektywna konieczność posłużenia się przez pozwaną znakiem towarowym powódki wykorzystywanym przez nią dla oznaczania tożsamego leku na polskim rynku. W konsekwencji uwzględniono przeważającą część żądań powódki.
Czytaj w LEX: Nazwa produktu leczniczego - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>
Na skutek apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo w części uwzględnionej wcześniej przez Sąd Okręgowy. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano trzy racje mające przemawiać za takim rozstrzygnięciem.
Sąd Apelacyjny w pierwszym rzędzie uznał, że z art. 21a ust. 9 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm., dalej: pr.farm.) wynika „ustawowa zgoda na użycie określonej nazwy”, a zatem przepis ten przyznaje importerowi równoległemu uprawnienie do używania dla importowanego produktu leczniczego nazwy stosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj w LEX: Reklama porównawcza produktów leczniczych - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>
W dalszej kolejności stwierdzono, że skorzystanie ze znaku towarowego powódki było niezbędne w celu uzyskania przez pozwaną efektywnego dostępu do rynku, a działania powódki, w tym stosowanie dwóch różnych znaków towarowych dla tego samego produktu, miały na celu dokonanie podziału rynku. Nadto Sąd Apelacyjny ocenił, że wyrażony przez uprawnioną do znaku towarowego sprzeciw wobec praktyk pozwanej był nieskuteczny.
Czytaj w LEX: Import równoległy produktów leczniczych oznaczonych znakiem towarowym >>>
Uchylenie wyroku do ponownego rozpoznania
Wyrokiem z 6 maja 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powódki wniesioną w sprawie o ochronę prawa do znaku towarowego. Sprawa ta dotyczyła roszczeń związanych z faktem oznaczania wytwarzanych przez powódkę leków, importowanych przez pozwaną z innego kraju UE (kraju wywozu), znakiem towarowym, który powódka wykorzystywała do oznaczania identycznych towarów w Polsce. Ale znaki wykorzystywane przez powódkę w Polsce i w kraju wywozu różniły się od siebie.
W uzasadnieniu wyroku zapadłego wskutek skargi kasacyjnej powódki Sąd Najwyższy wyjaśnił, po pierwsze, że unormowanie zawarte w art. 21a ust. 9 pkt 1 prawa farmaceutycznego ma charakter publicznoprawny i nie stwarza podstawy do ingerencji w sferę praw podmiotów prywatnych z powołaniem się na legalność tych działań w świetle prawa administracyjnego.
Sprawdź książkę: Więckowski Zbigniew "Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych" >>>
Cel: dostęp do rynku
Odnosząc się do kryteriów BMS Izba Cywilna SN stwierdziła, że „dostęp do rynku” nie oznacza „dostępu do pozycji rynkowej”. Jednolity rynek Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie udzieleniu ochrony znakowi towarowemu wykorzystywanemu przez producenta w państwie docelowym importu równoległego w sytuacji, w której podmiot naruszający prawa do tego znaku kieruje się chęcią osiągnięcia większego zysku.
Ochrona znaków towarowych nie może prowadzić do sztucznego podziału rynku unijnego na rynki poszczególnych państw członkowskich, jednak nie oznacza to, że podmiot uprawniony z tytułu znaku towarowego ma obowiązek dopuszczania innych przedsiębiorców do nieodpłatnego korzystania z tego znaku tylko dlatego, że brak takiego dopuszczenia stawiałby innego przedsiębiorcę (importera równoległego) w gorszej pozycji rynkowej.
Ochrona prawna należy się powódce
Wreszcie - jak wskazała sędzia Beata Janiszewska - w sprawie nie było podstaw do przyjęcia, iż nie uprzedzenie pozwanej przez powódkę o zamiarze ochrony znaku towarowego powinno prowadzić do odmówienia skarżącej ochrony sądowej.
Także tolerowanie przez podmiot uprawniony do znaku towarowego naruszeń tego prawa dokonywanych przez inne podmioty nie pozbawia uprawnionego możliwości selektywnego poszukiwania ochrony w stosunku do konkretnego naruszyciela - podkreślił sąd w Izbie Cywilnej SN.
Sygnatura akt II CSKP 457/22, wyrok SN z 6 maja 2022 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.
