Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 14 maja 2009 r. w sprawie T-165/06 Elio Fiorucci przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 14 lipca 2009 r. przez Edwin Co. Ltd(Sprawa C-263/09 P)
(2009/C 220/51)
Język postępowania: włoski
(Dz.U.UE C z dnia 12 września 2009 r.)
Strony
Wnoszący odwołanie: Edwin Co. Ltd (przedstawiciele: adwokaci D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K.P. Muraro, M. Balestriero)
Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) oraz Elio Fiorucci
Żądania
Wnoszący odwołanie wnosi o:
– uchylenie zaskarżonego wyroku;
– obciążenie E. Fiorucciego kosztami postępowania w pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym lub, przy założeniu, że odwołanie nie zostanie uwzględnione, zasądzenie podziału kosztów.
Zarzuty i główne argumenty
1. W pierwszej kolejności zaskarżony wyrok narusza lub dokonuje błędnego zastosowania art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.(1) Względna podstawa odmowy, która na podstawie tego przepisu skutkuje nieważnością rejestracji znaku towarowego składającego się z nazwiska osoby innej niż zgłaszający, ma zasadzać się na okoliczności, że żądający stwierdzenia nieważności jest na podstawie prawa krajowego właścicielem wyłącznego prawa do korzystania z tego nazwiska. Jednakże na podstawie art. 8 ust. 3 CPI(2), na którym opiera się druga strona postępowania odwoławczego, E. Fiorucciemu nie przysługuje takie prawo. Artykuł 8 ust. 3 CPI przyznaje mu raczej po prostu warunkowe prawo rejestracji znaku "Elio Fiorucci", z którego jednak sam nie mógłby nigdy korzystać, ponieważ tak zarejestrowany znak kłóciłby się z prawami Edwina do słowa "Fiorucci". W tym właśnie kontekście Sąd Pierwszej Instancji stwierdził nieważność znaku towarowego Edwina "Elio Fiorucci" w oparciu o taką podstawę odmowy, która nie istnieje i która nigdy nie mogłaby zaistnieć. To oznacza naruszenie lub błędne zastosowanie art. 52 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, który to przepis, jeśli zastosuje się względem niego właściwą wykładnię, może znajdować zastosowanie tylko wówczas, gdy żądający stwierdzenia nieważności jest już właścicielem (lub ma przynajmniej możliwość nabycia) wyłącznego prawa do korzystania z własnego nazwiska jako znaku towarowego.
2. Zaskarżony wyrok narusza lub dokonuje błędnej wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia 40/94. Przeciwnie do tego, co stwierdził Sąd Pierwszej Instancji, przepis ten znajduje faktycznie zastosowanie tylko do nazwisk osób, które stały się sławne w sektorze niekomercyjnym: nie może zatem stosować się do patronimika "Elio Fiorucci", który na podstawie oceny faktów niepodlegającym zakwestionowaniu w ramach tego postępowania, najpierw stał się słynny w sektorze komercyjnym.
Taką wykładnię art. 8 ust. 3 CPI sugeruje przede wszystkim literalne brzmienie tego przepisu, który wyraźnie stanowi, że jego celem jest ograniczenie ochrony, jaką przyznaje nazwiskom osób, które stały się słynne w "dziedzinie sztuki, literatury, nauki, polityki lub sportu". Taki wniosek potwierdza również analiza systemowa włoskiego prawa znaków towarowych, z której wynika, że gdy nazwisko stało się słynne w sektorze komercyjnym, to otrzymuje ochronę na podstawie art. 12 ust. 1 lit. b) i f) CPI, podczas gdy art. 8 ust. 3 CPI odnosi się tylko do nazwisk, które stały się najpierw słynne w sektorze niekomercyjnym. Nie jest możliwe, aby oba te przepisy znajdowały równoległe zastosowanie do tego samego oznaczenia, ponieważ prowadziłoby to do dwóch wyłącznych praw do znaków towarowych, które byłyby wzajemnie niezgodne. Poprzez rejestrację własnego nazwiska jako znaku towarowego (następnie przekazanego Edwinowi) E. Fiorucci tym samym zrzekł się wszelkich roszczeń do korzystania z renomy związanej z jego nazwiskiem dla celów komercyjnych. Tym samym nie może on powoływać się na art. 8 ust. 3 CPI celem wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności znaku towarowego Edwina "Elio Fiorucci".
Ponadto wykładnia art. 8 ust. 3 CPI proponowana przez Edwina, której konsekwencją jest to, że nie znajduje on zastosowania do niniejszego sporu, jest spójna z celem tego przepisu, jakim jest zapobieżenie pasożytniczego korzystania przez osobę rejestrującą znak, który zdobył prestiżową reputację poprzez zasługi innej osoby. Edwinowi nie można zarzucić pasożytniczego postępowania, ponieważ po nabyciu znaków towarowych "Fiorucci" za znaczną kwotę, wnoszący odwołanie drogo zapłacił za prawo do korzystania z renomy związanej z nazwiskiem słynnego mediolańskiego projektanta mody.
Argument Sądu Pierwszej Instancji, że ochrona przyznana na podstawie art. 8 ust. 3 CPI jest szersza i nie powiela ochrony przyznanej sławie zdobytej przez rozpoznawcze znaki w sektorze komercyjnym nie jest przekonujący. Według najbardziej autorytatywnej doktryny włoskiej, warunkowe prawo do rejestracji znaków, które są słynne w sektorze niekomercyjnym na podstawie art. 8 ust. 3 CPI nie jest prawem bezwzględnym. Jednakże, podstawowym argumentem musi być argument, że przyznana ochrona nie jest szersza niż ochrona przyznana na podstawie art. 12 ust. 1 lit b) i f) CPI dla znaków, które są słynne lub nabyły renomę w sektorze komercyjnym. Okoliczność, że dziedziny, w których przepisy te zachodzą na siebie potwierdza raz jeszcze, że nie mogą być one stosowane równolegle.
Przeciwnie do powierzchownej tezy Sądu Pierwszej Instancji, z uważnej i szczegółowej analizy włoskiej doktryny dotyczącej art. 8 ust. 3 CPI [dawniej art. 21 ust. 3 lit. m)] wynika, że przeważające stanowisko jest takie, że przepis znajduje zastosowanie tylko do znaków, które nabyły renomę w sektorze niekomercyjnym. Potwierdza to niewielka liczba wyroków wydanych do dnia dzisiejszego przez włoskie sądy odnośnie do art. 8 ust. 3 CPI.
Nie bardziej przekonujący jest argument Sądu Pierwszej Instancji, że stając się słynny w niekomercyjnym sektorze (szczególnie w dziedzinie sztuki, kultury i ekologii oraz w obszarze ochrony dzieci), E. Fiorucci mógłby w każdym razie powoływać się na ochronę przyznaną na podstawie art. 8 ust. 3 CPI. Według najbardziej autorytatywnej doktryny włoskiej, gdy patronimik, który jest już zarejestrowany przez inna osobę i stał się słynny nabywa renomę w sektorze niekomercyjnym, jego właściciel (w tym przypadku Elio Fiorucci) nie może powoływać się na art. 8 ust. 3 CPI, ponieważ konieczność ochrony właściciela (w tym przypadku Edwina) słynnego znaku towarowego (w tym przypadku Fiorucci), który był wcześniej zarejestrowany przeważa.
3. Zaskarżony wyrok jest bezprawny w zakresie, w jakim występują w nim braki w uzasadnieniu, ponieważ Sąd Pierwszej Instancji nie zbadał argumentów i dowodów na poparcie twierdzeń Edwina, że uzyskał zgodę Elia Fiorucciego, aby zarejestrować jego patronimik jako znak towarowy. Alternatywnie Edwin twierdzi, że gdyby Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ani on, ani Sąd Pierwszej Instancji nie są właściwe w przedmiocie zbadania rozpatrywanego argumentu, powinien wyraźnie odesłać sprawę do Izby Odwoławczej (lub innego wydziału) OHIM (czego Sąd Pierwszej Instancji nie uczynił) celem rozpatrzenia tego argumentu, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 i z art. 1d rozporządzenia nr 216/96.(3)
4. Zaskarżony wyrok jest bezprawny z tego względu, że narusza lub dokonuje błędnego zastosowania art. 63 rozporządzenia nr 40/94 i stanowi obrazę wymiaru sprawiedliwości w zakresie, w jakim Sąd Pierwszej Instancji niesłusznie odmówił rozpoznania argumentu Edwina opartego na tym, że wnoszący odwołanie nabył od Fiorucci SpA de facto znak towarowy dotyczący (lub w każdym razie jakiekolwiek inne prawo do korzystania z renomy z tym związanej) patronimika "Elio Fiorucci". Alternatywnie Edwin podnosi, że gdyby Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ani on, ani Sąd Pierwszej Instancji nie są właściwe w przedmiocie zbadania rozpatrywanego argumentu, powinien wyraźnie odesłać sprawę do Izby Odwoławczej (lub innego wydziału) OHIM (czego Sąd Pierwszej Instancji nie uczynił) celem rozpatrzenia tego argumentu, zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 i z art. 1d rozporządzenia nr 216/96.
______
(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. 1994 L 11, s.1).
(2) Codice della Proprieta industriale italiano (włoski kodeks własności przemysłowej)
(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiające regulamin wewnętrzny izb odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz. U. 1996 L 28, s. 11).
